Главные тенденции регистрации товарных знаков в финансовом секторе

Как трансформация банков в экосистемы повлияла на практику Роспатента к подходу регистрации товарных знаков.

Еще несколько лет назад наличие в обозначении слова «банк» могло стать препятствием для его регистрации в качестве товарного знака в отношении услуг, не связанных с финансовой сферой, поскольку в таких случаях Роспатент считал, что слово «банк» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг. Сейчас, с трансформацией банков в экосистемы и наращиванием «небанковских» услуг, Роспатент, похоже, отходит от этой практики, принимает во внимание современные тенденции и модернизирует подход.

Рассказываем, как выбрать товарный знак для финансовой организации и зарегистрировать его в Роспатенте.

Какие законы регулируют товарные знаки банковской сферы

Согласно законам РФ, все заявляемые обозначения на регистрацию в качестве товарного знака должны соответствовать общим требованиям статьи 1483 ГК РФ. Но есть ряд сфер бизнеса с дополнительным регулированием, и банковская деятельность — одна из таких.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», фирменное наименование кредитной организации должно содержать указание на характер ее деятельности путем использования слов «банк» или «небанковская кредитная организация». То есть, фирменные наименования кредитных организаций должны быть образованы из оригинальной и уникальной части, например, Сбер, Газпром, Сити, Альфа и обязательной части, включающей слова «банк» или «небанковская кредитная организация». При этом, в отличие от фирменного наименования, похожих требований к товарному знаку не существует. Товарный знак финансовой структуры может и не включать в составе слова «банк» или «небанковская кредитная организация».

Как правило, в качестве основного товарного знака кредитные организации выбирают для регистрации часть фирменного наименования и/или логотип, который впоследствии может стать основным элементом серии товарных знаков и для других товаров и услуг.

Как Роспатент модернизирует подход

Экспертиза обозначений, заявленных на регистрацию в отношении услуг, оказываемых в финансовой сфере, проходит по тем же предусмотренным законодательством критериям, что и экспертиза обозначений, заявленных в отношении других услуг. Но подход Роспатента к рассмотрению таких заявок становится более гибким.

Если еще несколько лет назад наличие в обозначении слова «банк» могло стать препятствием для его регистрации в качестве товарного знака в отношении «небанковских» услуг, то сейчас мы видим обратную практику.

Недавно АО «Тинькофф Банк» зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки№ 1026734 и № 1026735, которые помимо различных финансовых услуг также покрывают и услуги, не связанные с традиционной банковской деятельностью — авиаперевозки, пилотирование гражданских дронов, услуги такси и т.п. Таким образом, мы видим, что наличие слова «банк» в обозначениях может больше не препятствовать их регистрации в качестве товарных знаков в отношении разнообразных товаров и услуг, в особенности, если речь идет об экосистеме.

Когда Роспатент может отказать

Некоторое время назад мы неоднократно сталкивались со случаями отказа в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой названия криптовалют и криптовалютных сервисов. Роспатент отказывал таким обозначениям в регистрации, ссылаясь на положения, предусмотренные п.3(2) ст.1483 ГК РФ, квалифицируя регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков и использование их в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации товаров и услуг как противоречащих общественным интересам. В обоснование отказов Роспатент оперировал информацией из пресс-релиза Банка России «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн» от 2014 года и «Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)» от 2017 года. Опираясь на доводы, что пресс-релизы Банка России не являются нормативными актами, обязательными к исполнению, и тот факт, что в России нет и никогда и не было запрета на криптовалюту, нам удалось преодолеть отказ в регистрации.

Как показывает практика, на сегодняшний день подобные отказы в регистрации в качестве товарных знаков названий криптовалют и криптовалютных сервисов, постепенно сошли на нет.

МКТУ для экосистемы: кейс Сбербанка

Экосистема повышает лояльность и вовлеченность клиента в бренд и требует создания нового положительного имиджа организации, уже не связанного исключительно с банковской деятельностью. Как следствие, это требует расширения объема охраны товарных знаков, которые используются для индивидуализации структурных подразделений. Так, в связи с постоянным развитием «небанковских» услуг Сбербанк стал лидером среди кредитных компаний по числу зарегистрированных на свое имя товарных знаков. По данным Роспатента на 2023 год, у группы компаний Сбербанка было зарегистрировано более 500 товарных знаков. В том числе, и такие, которые покрывают все 45 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Как правило, товарные знаки кредитных организаций регистрируются в отношении 35 и 36 классов МКТУ, которые включают в себя различные бухгалтерские услуги, коммерческий и финансовый аудит, выпуск и обслуживание банковских карт, а также услуги, связанные с банковскими и финансовыми операциями, сферу финансовой оценки и деятельность в области страхования и недвижимости.

Но с учетом стремительного развития цифровых технологий, способствующих переводу большинства финансовых операций в онлайн и созданию небанковских ответвлений, компании все чаще задействуют дополнительные классы МКТУ. Среди самых нетипичных классов, используемых банками для регистрации товарных знаков:

• 37 класс, включающий услуги, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием,
• 39 класс, включающий услуги по доставке товаров, перевозке людей, животных или товаров, аренде транспортных средств, а также услуги по бронированию туров и перевозок,
• 41 класс, связанный с услугами в сфере образования, развлечения и отдыха людей, а также услуги по бронированию билетов на различные зрелищные мероприятия,
• 43 класс, включающий услуги по бронированию мест в гостиницах, аренде жилья,
• 42 класс, «покрывающий» услуги в области технологии и информатики, связанные, например, с разработкой программного обеспечения,
• 45 класс, включающий юридические услуги, а также услуги социальных сетей онлайн.

Перечень регистрируемых классов меняется в соответствии с интересами бизнеса. А наличие у компании серии товарных знаков с единым индивидуализирующим элементом, например, СБЕР — объединяет ее деятельность в единую экосистему.

Важно отметить, если после подачи заявки на товарный знак заявитель решит добавить в нее дополнительные товары или услуги, то это может быть сделано только в рамках самостоятельной заявки, что вызовет непредвиденные расходы, связанные с подачей новой заявки, поскольку включение дополнительных товаров/услуг, расширяющих первоначально заявленный перечень, запрещено законодательством.

При выборе стратегии и классов регистрации, компания должна понимать, для каких товаров или услуг товарные знаки реально используются или будут использоваться в перспективе. Правообладателям товарных знаков рекомендуется отслеживать и сохранять доказательства их использования в гражданском обороте на случай, если заинтересованное лицо попытается прекратить правовую охрану товарного знака в связи с его неиспользованием непрерывно в течение 3-х лет. Также важно контролировать и необходимость подачи новых заявок в случае, если зарегистрированный товарный знак подвергся значительному ребрендингу или же используется в виде, существенно отличающемся от зарегистрированного. Если речь идет о незначительных изменениях в отдельных элементах товарного знака, не меняющие его восприятие по существу, то в этом случае можно попытаться просто внести соответствующие изменения в уже зарегистрированный товарный знак. В России срок охраны товарного знака — 10 лет. Срок охраны может продлеваться на 10 лет неограниченное число раз.

Банки выбирают цвет

Популярным трендом последних лет является также регистрация банковскими организациями цветовых товарных знаков. Чтобы ее получить, компании предстоит в ходе экспертизы обозначения в Роспатенте доказать факт стойкой ассоциативной связи у потребителей между правообладателем такого товарного знака и определенным цветом. Например, что фирменный зеленый цвет Сбера привлекает внимание потребителя и вызывает у него ассоциации с услугами именно этого банка. Обычно помогают доказать это различные исследования и опросы потребителей, проведенные сторонним маркетинговым агентством.

Фирменный цвет (или сочетание цветов) используется в оформлении отделений, дизайне формы сотрудников, вывесок, рекламных баннеров, растяжек, стендов, рекламных материалов, документах в рамках предоставления услуг, в оформлении банкоматов, выставочных стендов и выделяет компанию среди конкурентов.

В коммуникации с клиентом цвет многократно повышает узнаваемость бренда, а наличие в портфеле нетрадиционного цветового товарного знака открывает возможности более эффективно защищать свои права и предотвращать возможные нарушения со стороны конкурентов.

Судебная практика

Кредитные организации ввиду специфики деятельности реже сталкиваются с нарушениями своих прав на товарные знаки, чем производственные предприятия.

Товарный знак для любой кредитной организации, помимо своей основной функции, также выполняет и репутационную функцию. Мошенники могут использовать широко известные банковские бренды, чтобы заработать на чужой репутации. Поэтому с такого вида нарушениями крупные кредитные организации сталкивались и будут сталкиваться неоднократно.

Интереснее случаи, когда кредитная организация выступает ответчиком в делах, связанных с нарушением исключительных прав на товарные знаки других лиц. Например, резонанс вызвало дело по иску одной компании, специализирующейся на производстве оптики, фототехники, высококачественного оптического оборудования для проведения медикобиологических исследований и иных технических решений к одному из уральских банков об обязании пресечь нарушение исключительных прав на товарные знаки путем запрета незаконной реализации товаров и взыскания многомиллионной компенсации. 

По мнению истца, произведенное компанией медицинское оборудование было введено банком в оборот без ее согласия. Дело примечательно тем, что требование было предъявлено именно к банку, который профессиональным участником рынка медицинского оборудования не являлся, спорные товары на территорию России не ввозил, а приобрел на них право, как залогодержатель. К лицам, непосредственно ввозившим спорные товары на территорию России, требования не предъявлялись из экономической нецелесообразности. Первая инстанция иск производителя удовлетворила частично, а апелляция и кассация в удовлетворении исковых требований отказали — суд сделал обоснованный вывод о том, что поведение истца является недобросовестным и направлено не на защиту своих прав как правообладателя, а на обогащение за счет ответчика — банка.

Рекомендации

При выборе категорий МКТУ для регистрации товарного знака, рекомендуется указывать только те сферы бизнеса, в которых обозначение будет реально использоваться. В противном случае, если товарный знак не будет использоваться в какой-то из категорий непрерывно в течение 3-х лет, конкурент может попытаться досрочно прекратить охрану товарного знака в виду его неиспользования в отношении всех товаров/услуг или части. Кроме того, каждый класс МКТУ, указанный в заявке «на всякий случай» — это дополнительные расходы на оплату пошлин за регистрацию заявки, проведение экспертизы, регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства.

В погоне за зонтичными брендами банки преуспели на порядок больше многих других бизнес-структур. Но в тоже время сейчас мы видим и обратную практику, когда банки намеренно отстраняют непрофильные бизнесы от ассоциативной связи с банком, выстраивая новые бренды. Так, например, Сбер переименовал онлайн-гипермаркет «Сбермаркет» в «Купер».

Банкам следует максимально расширять портфель интеллектуальной собственности, добавляя в него разнообразные виды охраняемых средств индивидуализации — например, цветовые, комбинированные товарные знаки и слоганы. Все это напрямую влияет на восприятие бренда потребителем и выделяет банк среди конкурентов.

Получив охранный документ, не пускайте жизнь товарных знаков на самотек. Необходимо постоянно держать на контроле срок действия охранных документов, а также следить за использованием товарных знаков в отношении зарегистрированных товаров/услуг. Иначе всегда есть риск лишиться товарного знака, в раскрутку которого уже были вложены силы и рекламный бюджет.