Ключевые риски Due Diligence: лицензии и заказная разработка

Лицензирование интеллектуальной собственности (ИС) — это не только доступ к ценным технологиям и контенту, но и сфера, где могут скрываться серьезные правовые и бизнес-риски. В ходе юридических проверок мы часто видим, что компании не уделяют достаточного внимания ограничениям, связанным с лицензиями. Ниже мы разберем основные риски, связанные с лицензионными соглашениями, и их последствия.

Риски, связанные с условиями договора

• Неясность условий лицензии — использование неточных формулировок может поставить под сомнение наличие прав на производные произведения.
• Сознательное ограничения использования — зачастую лицензиар ограничивает использование предоставляемых продуктов в рамках своей собственной стратегии; такие ограничения законны благодаря «‎антимонопольному иммунитету» ИС, и могут помешать бизнес-модели лицензиата.
• Неэксклюзивность лицензии — лицензиар может предоставить аналогичные права другим лицензиатам, или использовать продукт самостоятельно.
• Вендор-лок — условия, которые затрудняют отказ от использования лицензии.
• Неопределенное качество продукта — в соответствии с Гражданским кодексом лицензионный договор считается исполненным в момент предоставления лицензии; качество полученного по лицензии продукта не регулируется законом, и если оно не описано в договоре, то продукт предоставляется «‎как есть».

Риски, связанные с правовой природой ИС

• Отсутствие у лицензиара полноты прав на ИС — в этом случае реальный правообладатель может запретить использование ИС лицензиату.
• Неучет перехода прав — если лицензиар продает свои активы или банкротится, лицензиат может потерять доступ к ИС.
• «‎Каскадное» прекращение лицензии — если лицензиар потеряет права на ключевой элемент сложного произведения, то лицензиат рискует потерять права на все произведение в целом.
• «‎Вирусные» ограничения - если объект состоит из нескольких элементов, то условия лицензий на эти элементы могут распространяться и на основной объект.

Финансовые и стратегические риски

• Высокие расходы на лицензирование — отсутствие контроля за лицензионными платежами могут сделать бизнес-модель убыточной. Это особенно актуально для ИТ-бизнеса, использующего в продуктах множество on-premise решений.
• Зависимость от правообладателей — компания, зависящая от лицензий, может столкнуться с значительным повышением роялти или отказом в продлении лицензии. Именно такая ситуация произошла с Netflix в начале 2010х годов: правообладатели фильмов и сериалов начали отзывать лицензии, и стриминговый сервис был вынужден вкладывать значительные средства в оригинальный контент.
• Отзыв лицензий — лицензиар, как правило, сохраняет право отозвать лицензию в любой момент.

Чтобы контролировать эти риски, компаниям следует уделять пристальное внимание управлению портфелем ИС:

• Определить стратегию управления ИС: структурированная стратегия на основе карты ИС и матрицы выявленных рисков позволит выявить ключевые направления устойчивого развития портфеля прав компании.
• Проводить периодический аудит лицензий, и составлять их карту: карта ИС позволяет оценивать влияние лицензий на бизнес. 
• Сформировать и обновлять матрицу рисков ИС: к выявленным рискам можно применять сценарное планирование митигации в ситуациях, когда с лицензией что-то идет не так.