Что делать, если конкуренты раньше зарегистрировали товарный знак

Когда ваш товарный знак могут зарегистрировать на себя конкуренты и что с этим делать?

Товарный знак помогает предпринимателям выделиться на рынке и запомниться потребителям. Регистрация обозначения — добровольная процедура. Многие бизнесмены не проходят ее. Это происходит по разным причинам: пытаются сэкономить, не считают свой бренд ценностью, не уверены, что будут работать под определенным названием всегда, не знают о преимуществах товарного знака, не знакомы с самим понятием, откладывают на «потом».

Когда предприниматель решит зарегистрировать товарный знак, может оказаться, что это уже сделал конкурент. В этом случае придется сменить название или логотип, иначе не избежать претензий и судебных исков. Зарегистрировать ваш товарный знак может даже ваш бывший сотрудник, с которым вы не очень тепло расстались. Стоимость регистрации доступна. 

После этого на вас посыпятся претензии и иски. Такое поведение конкурента нельзя назвать этичным, но наказать его практически невозможно, за исключением некоторых вариантов, которые требуют значительных усилий. О них расскажем ниже.

В нашей практике часто встречается такая ситуация: 

Два партнера ведут общий бизнес, но в процессе сотрудничества возникают разногласия, пути расходятся. Товарный знак, под которым они работали, незарегистрирован. В этой ситуации кто быстрее подаст заявку, тот и станет правообладателем. Никак оспорить такую регистрацию нельзя. Использование товарного знака происходило одновременно. 

Менять все вывески, этикетки, доменное имя, название аккаунта в соцсетях, приостанавливать рекламу – убыточно для бизнеса. К сожалению, если компания уже много лет работала под незарегистрированным товарным знаком, изменить его без негативных последствий не получится. Лучше защитить свой бренд заранее, как только вы начали под ним работать. 

Если вы уже попали в неприятную ситуацию и узнали, что ваше или сходное с ним обозначение зарегистрировано, рекомендуем бороться за товарный знак, если он важен для вашего бизнеса. Есть несколько способов отстоять право на обозначение.  

Убедиться, что конкурент действительно мешает регистрации

Изучите, на какой стадии находится товарный знак: он уже зарегистрирован или только проходит экспертизы в Роспатенте? В первом случае оспорить регистрацию можно, обратившись в Роспатент, а во втором — в Палату по патентным спорам.

Обозначение регистрируют в отношении нужных классов МКТУ — товаров или услуг. Вам нужно изучить, в каких классах зарегистрировал знак конкурент, насколько ваши обозначения схожи. 

Бывает, что по ошибке или неосведомленности заявители регистрируются не в тех классах МКТУ, которые им нужны. Вы спокойно можете зарегистрировать товарный знак в интересующем классе. Это не запрещено. Главное, чтобы в выбранном классе не было препятствий в виде других схожих или тождественных обозначений. 

Учитывать нужно статус товарного знака. Если он уже не действует, значит, правовая охрана прекратилась. Вы пройдете регистрацию без препятствий. 

Если ваш конкурент зарегистрировал не точную копию вашего обозначения, а лишь схожий товарный знак, шансы на успешную регистрацию у вас остаются. Нужно сравнить товарные знаки. 

Если есть визуальные, смысловые или фонетические различия, мы в патентном бюро оцениваем их и заранее готовимся к переписке с Роспатентом. В ней мы будем доказывать экспертам, что товарный знак не похож на другие. Такая схема часто дает положительный результат. Главное — найти сильные доводы. 

Если вы не знаете, как действовать, обратитесь в патентное бюро. Вам помогут выбрать эффективный способ устранения проблемы.

Собрать доказательства, что ваше обозначение уже широко известно и давно используется

Для того чтобы доказать этот факт, нужно предоставить подтверждающие документы:

• Договоры с клиентами, на которых есть логотип или наименование. Если вы ведете бизнес по всей стране, это будет плюсом.
• Скриншоты соцсетей и сайтов с показателями активности и посещаемости. 
• Фото вывесок, договоры с Яндексом и Гуглом на рекламу и другие материалы, которые подтверждают объем вложений в продвижение. 

Все документы, которые могут подтвердить, что вы работаете давно и по всей стране, станут плюсом при рассмотрении обращения специалистами. 

После этого можно оспаривать регистрацию конкурента. 

Изначально вы изучили заявку конкурента и узнали, зарегистрировано обозначение или только подано на регистрацию. Эта информация важна, чтобы выбрать правильный вариант действий. 

• Если конкурент еще не получил решение Роспатента, вы можете подать протест на материалы заявки в ФИПС. 
• Если регистрация уже успешно завершилась, то возражение направляется в Палату по патентным спорам (ППС). 

Процедура рассмотрения этих заявок проходит в течение полугода. Доказать известность вашего обозначения и ассоциативную связь с вашей компанией у потребителей — сложно. Решение принимает ведомство, ориентируясь на собственное мнение, законом не установлены критерии известности. 

Подать возражение против предоставления охраны обозначению конкурента

Такое возражение подается в Палату по патентным спорам на основании ст. 1513.1 ГК РФ. Популярный довод против предоставления правовой охраны – введение потребителей в заблуждение относительно производителя товара или компании, предоставляющей услуги. Для этого нужны доказательства, например, жалоба потребителя в ваш адрес на некачественный товар, который оказался не вашим, а конкурента.

Можно подать возражение по еще одному основанию – сходство до степени смешения в отношении однородных товаров с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками или фирменными наименованиями.

Для того чтобы отстоять свою позицию, нужно собрать большое количество подтверждающих ее материалов. Нужно изначально грамотно оформить возражение, чтобы не получить отказ от ППС. Если такое произойдет, то можно попробовать оспорить решение в СИП. 

Признать регистрацию обозначения актом недобросовестной конкуренции

Если вы уверены, что конкурент специально зарегистрировал товарный знак, чтобы навредить вам, есть смысл заявить о недобросовестной конкуренции. Для этого нужно обратиться в Федеральную антимонопольную службу. Ведомство самостоятельно запросит необходимые доказательства, чтобы проверить, есть ли нарушение закона. Вам нужно доказать, что:

• вы давно работаете под этим товарным знаком и конкурент знал об этом;
• конкурент хочет нанести вашему бизнесу ущерб или заставить вас уйти с рынка. 

Для этого используются любые материалы, которые прямо или косвенно подтверждают вашу позицию.

При недоказанности нарушения ФАС может отказать в возбуждении дела. Обжаловать это решение можно в СИП. Если доказать акт недобросовестной конкуренции получилось, конкурент получит штраф, а регистрацию обозначения аннулирует ППС. 

Есть второй вариант – обратиться сразу СИП. Если суд вынесет решение в вашу пользу, на его основании Роспатент отменит регистрацию товарного знака конкурента. Обращаться в СИП можно тогда, когда у вас уже есть доказательства недобросовестности. В иной ситуации лучше направлять обращение в ФАС. 

Аннулировать регистрацию товарного знака конкурента

Первым делом стоит проверить, есть ли основания для аннулирования:

• регистрация противоречит закону;
• юридическое лицо или ИП ликвидировались;
• правообладатель более 3 лет не использовал обозначение в тех классах МКТУ, которые указал при регистрации.

Последнее основание встречается чаще. Аннулировать товарный знак по нему легче. Доказывать, что обозначение используется, должен правообладатель. Предложите владельцу обозначения добровольно отказаться от товарного знака, спустя 2 месяца после предложения можно подать заявление в СИП, не собирая доказательств. 

Обвинить конкурента в злоупотреблении правом

Этот вариант можно использовать, когда вам уже пришла претензия от конкурента. Вы можете доказать, что это было целенаправленное действие, то есть конкурент изначально регистрировал ваш товарный знак, чтобы впоследствии взыскать с вас компенсацию. Суд оценит доводы сторон и вынесет решение. 

Доработать обозначение, если не получается оспорить регистрацию конкурента

Иногда оспорить регистрацию конкурента не получается, тогда нужно с минимальными потерями выходить из этой ситуации. Поможет доработка – изменение нескольких элементов товарного знака с целью уйти от сходства с зарегистрированным обозначением.

Придется менять вывески, рекламные материалы и этикетки, но новое обозначение покупатели по-прежнему будут узнавать. Словесное обозначение дорабатывает неймер, а логотип – дизайнер. Обязательно в процессе участвует патентный поверенный. Он проверяет, чтобы доработанное обозначение было охраноспособным: уникальным и  соответствующим требованиям закона. 

В нашем патентном бюро есть неймеры и дизайнеры, которые готовы под руководством патентного поверенного доработать любой товарный знак. 

Какой бы способ борьбы с конкурентом вы не выбрали, справиться в одиночку будет сложно, нужна юридическая поддержка. Вы можете обратиться в патентное бюро «Лирейт». Специалист проконсультирует, подскажет, какой метод подходит вам больше и каковы шансы на успех. 

Если «отобрать» у конкурента товарный знак не получится, он может обвинить вас в нарушении исключительных прав на обозначение. Это грозит серьезными компенсациями до 5 000 000 рублей. 

Всем предпринимателям мы рекомендуем регистрировать товарный знак вовремя, не дожидаясь проблем. Решать их сложнее, чем предупредить.