Частые причины отказа в регистрации товарного знака

Предварительный отказ в регистрации товарного знака — распространенное явление. С ним сталкиваются более 50% заявителей. Отказов бояться, потому что пошлина в этом случае не возвращается, а бренд так и не получает защиту. Чаще на отказ можно ответить и добиться внесения обозначения в реестр Роспатента. Ответ должен включать в себя весомые аргументы, а это требует основательного подхода. 

Почему могут отказать в регистрации товарного знака

Оснований для отказа более 15. Обычно эксперт подробно расписывает, в чем проблема, чтобы заявитель мог дать ответ. Каждое уведомление имеет особенности. Их нужно учесть в ответном письме, которое заявитель направит в ведомство. 

Некоторые основания можно исключить еще до подачи заявки в ведомство, на этапе предварительной проверки, например сходство до степени смешения. При выявлении этого основания можно сразу доработать товарный знак или заранее подготовить контраргументы.

Как правило, чаще ошибки, которые ведут к получению уведомлений, допускают при самостоятельной подаче заявки, когда недостаточно изучена теория и практика. Избежать этого можно, обратившись к специалистам патентного бюро. Там качественно проведут предварительную проверку и тем самым снизят риски. 

Предлагаю рассмотреть 3 распространенных основания для отказа, чтобы понять, как действовать, если эксперт все-таки направил запрос.

Неправильно заполнена заявка 

Ошибки в документах выявляют на этапе формальной экспертизы. Заявителю приходит уведомление с указанием причины отказа. Обычно эксперты дают время, чтобы можно было исправить ошибки и представить дополнительные документы. В среднем срок для ответа — 3-6 месяцев. Однако чем раньше ответ поступит в ведомство, тем быстрее будет вынесено окончательное решение. 

Еще одно основание для отказа — заявитель не оплатил пошлину и не приложил документы об оплате. Это обязательное требование, пока оно не будет удовлетворено, к рассмотрению заявки не приступят. 

У заявленного обозначения есть аналоги в реестре Роспатента

Необязательно, чтобы обозначения были полностью идентичны, достаточно сходства. Обозначения сравнивают по звуковому, семантическому и графическому признакам. Если есть сходство по одному из них, эксперт присылает уведомление. 

Заявитель может возразить, что зарегистрированный товарный знак не является идентичным или сильно похожим на его обозначение, указав на отличия. Это может быть разное звучание или ударение, количество букв или графическое исполнение. Установить несоответствия поможет сравнительный анализ. 

Практика:

К нам обратился предприниматель из города Орла, который хотел зарегистрировать свой словесный товарный знак «Уютный дом» в 11, 19, 37 классах МКТУ. Мы провели предварительную проверку и выявили схожий комбинированный товарный знак в 11 классе МКТУ. Предприниматель не хотел менять название. Мы рискнули.

Подали заявку в Роспатент и получили предварительный отказ. В ответе мы отметили, что не согласны с экспертом. Противопоставленный товарный знак имеет цветной доминирующий изобразительный элемент, поэтому он не схож с заявленным нами обозначением. 

Товарный знак нашего клиента зарегистрировали.

Также можно обратить внимание на сферу деятельности владельца товарного знака и доказать, что заявленное обозначение не нарушает права другой компании. Это возможно, если у вас разные направления: правообладатель продает игрушки, а вы — автотовары.

Эксперты могут предложить зарегистрировать товарный знак только для части услуг определенного класса МКТУ. Вы можете согласиться с этим или выступить против, если защита нужна во всем классе. 

При получении уведомления о наличии схожего товарного знака в реестре стоит проверить, использует ли правообладатель обозначение в деятельности в течение последних 3 лет. Если нет, появляется возможность аннулировать регистрацию на этом основании и зарегистрировать бренд на себя. 

Иногда предприниматели просят разрешение у правообладателя противопоставленного обозначения, чтобы зарегистрировать бренд в том же классе МКТУ. И это работает. Вопрос лишь в том, не станет ли в будущем это проблемой для обоих участников соглашения.

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью

Любой товарный знак в первую очередь должен помогать индивидуализировать товары и услуги, поэтому отсутствие различительной способности недопустимо. 

Нельзя регистрировать:

• обозначения, вошедшие во всеобщее употребление или способные ввести потребителей в заблуждение;
• общепринятые символы и понятия;
• слова и изображения, характеризующие товар или представляющие его форму, указывающую на его свойство или назначение;
• официальные символы, названия и отличительные знаки;
• бессмысленные наборы букв, государственную символику или обозначения, нарушающие нормы морали и нравственности;
• изображения и названия объектов культурного или природного наследия;
• названия спиртных напитков, происходящих на определенной территории;
• обозначение, похожее на название произведения, персонажа, схожее с цитатой или псевдонимом известного лица;
• обозначение аналогичное фирменному наименованию, знаку соответствия, коммерческому обозначению или промышленному образцу.

Полный перечень есть в статье 1483 ГК РФ. Если вы считаете, что ваше обозначение имеет различительную способность, можно возразить и доказать, что товарный знак имеет индивидуальные черты и является уникальным идентификатором вашего бренда. Также можно оставить некоторые элементы в составе обозначения в качестве неохраняемых, если они не занимают доминирующее положение, согласившись с экспертом или доработав бренд.

В отношении обозначений, в составе которых присутствуют объекты культурного или природного наследия, государственных или официальных символов могут быть получены разрешения от соответствующих органов на использование этих элементов. 

Если в вашем обозначении есть указание на местность, приложите документы, что ваш товар связан с ней, например, кондитерские изделия «Итальянский вкус» производятся из сырья, закупаемого на территории этой страны. 

Товарный знак, сходный с фирменным наименованием или коммерческим обозначением, незарегистрированным в Роспатенте, можно отстоять, указав, что у компании-владельца есть право обратиться в суд для оспаривания регистрации.

Иногда отказ в регистрации товарного знака получают по нескольким основаниям, тогда в ответе прорабатывается каждое. 

История из моей практики:

К нам обратилась руководительница компании, которая работает по всей России, с желанием зарегистрировать собственный товарный знак Megabrends в 35 классе МКТУ. Предварительная проверка показала, что есть схожие обозначения в реестре Роспатента, но мы были готовы к уведомлениям. И все равно нас ждал сюрприз.

Эксперты решили, что название канадской компании Mega Brands Incorporated очень похоже на наш товарный знак, в связи с чем прислали нам уведомление. 

В ответе мы указали на отсутствие в реестре Роспатента названия иностранной компании и возможность ее представителей оспорить регистрацию, если они увидят в этом необходимость. Товарный знак зарегистрировали успешно.

Подтвердить свою позицию заявителю помогут дополнительные документы, которые он имеет право предоставить вместе с ответом на запрос экспертизы. 

Отвечать самостоятельно или обратиться к специалисту

Ответ на уведомление эксперта может дать патентный поверенный  в течение 3 дней. При этом учитываются особенности ситуации и разрабатывается индивидуальная стратегия. На самостоятельную подготовку ответа уходит гораздо больше времени. Стандартных ответов на уведомления и запросы Роспатента не существует. 

Если все-таки хотите попробовать разобраться самостоятельно, действуйте так:

1. Изучите основания, на которые указывает эксперт. 
2. Подготовьте контраргументы, подкрепите их правовыми нормами, существующей практикой по аналогичным случаям.
3. Составьте письменный ответ и приложите к нему подтверждения вашей позиции, если они есть. 
4. Направьте ответ в Роспатент и ждите вердикта от ведомства в течение нескольких месяцев.

Отвечать на уведомления и запросы нужно обязательно, иначе эксперты примут окончательное отрицательное решение по вашей заявке. Государственные пошлины, уплаченные заявителем, в этом случае не возвращаются. 

В исключительных случаях отказ может быть окончательным сразу, например, когда товарный знак в заявленном виде абсолютно не соответствует требованиям законодательства. 

Если после ответа на уведомление эксперт вынес окончательный отказ, его можно оспорить в Палате по патентным спорам. 

Отказ в регистрации товарного знака — не конец пути. С правильной стратегией и подходом можно добиться успеха и защитить свои права на бренд даже после запросов и уведомлений от Роспатента. 

Если вам пришло уведомление от экспертов Роспатента, вы не знаете, как ответить, оставьте заявку на консультацию. Мы работаем дистанционно по всей России.