Правовые аспекты разработки: от оформления прав до передачи третьим лицам

ИТ-компании могут создавать программное обеспечение для роста бизнеса своих заказчиков,  собственных нужд или получения прибыли путем предоставления прав на его использование третьим лицам за вознаграждение. 

Однако на практике часто встречаются ситуации, когда работодатели фактически не владеют правами на ПО, разработанное работниками, и не могут ими распоряжаться. Чтобы закрепить права на ПО, в том числе на получение дохода от его использования, за компанией, необходимо грамотно оформить его создание и поставить на учет в качестве объекта нематериальных активов. Если этого не сделать, работодатель рискует, что работник может заявить через суд свои права на ПО с взысканием компенсации до 5 млн рублей за нарушение исключительных прав.

На основе 20-летнего опыта SimbirSoft в коммерческой разработке расскажем, как работодателю грамотно оформить создание ПО, что учесть при выборе названия, какие преимущества дает регистрация в реестре российского ПО и какие обязательные условия включить в лицензионный договор. Материал содержит пошаговые рекомендации и будет полезен компаниям, занимающимся разработкой ПО.

Зачем нужно оформлять разработку документально и ставить ПО на учет

Программное обеспечение, созданное в результате творческого труда штатных ИТ-специалистов, является служебным произведением. Согласно законодательству РФ, исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, а сотруднику (автору) за это уплачивается вознаграждение. 

Чтобы исключить риск оспаривания автором прав на ПО, компании необходимо документировать процесс его разработки так, чтобы не возникало сомнений, что это было трудовой обязанностью работника.

Чтобы работодателю закрепить за собой наличие исключительных прав на ПО с возможностью его дальнейшей реализации, нужно оформить следующие документы:

• Трудовой договор — документ, подтверждающий наличие трудовых отношений между работником (автором ПО) и работодателем. 

В документ следует включить условия о том, что:

– работник в ходе выполнения служебных обязанностей создает результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД), в том числе ПО.

– исключительные права на РИД принадлежат работодателю.

• Должностная инструкция — документ, с которым работник ознакомился под роспись. В нем детализированы его обязанности в части создания РИД, в том числе ПО.  

Этот момент можно отразить и в трудовом договоре. Однако рекомендуем выносить их в отдельный документ, чтобы раскрыть не только обязанности, но и указать требования к квалификации, знаниям и опыту работника, а также не перегружать текст трудового договора.

• Соглашение о служебных результатах интеллектуальной деятельности между работодателем и работником, в котором фиксируются:
  – размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за созданные РИД, в том числе ПО

  – какие права переходят работодателю (использование, обнародование без имени, право вносить изменения и т.д.)

  – как подтверждается факт создания РИД. Например, это могут быть подготовленные работником отчеты о проделанной работе и затраченном времени

• Приказ о создании ПО, к которому прикладывается техническое задание на разработку ПО. 

В нем фиксируется название ПО с возможностью его последующего изменения. Что учесть при выборе названия, расскажем ниже. Также в приказе можно отразить группу сотрудников (авторов) с указанием их ролей в проекте. Рекомендуем получить подписи в приказе для фиксации факта ознакомления специалистов с предъявляемыми к результату требованиями, распределением обязанностей, сроками разработки и т.д.

• Служебное задание, представляющее собой письменный документ, фиксирующий постановку задачи конкретному работнику на разработку ПО в рамках его трудовой деятельности. 

В компаниях может быть разработан локальный документ — Положение о служебных заданиях, где подробно описан порядок постановки таких заданий, правила сдачи-приемки работ. 

• Акт приема-передачи служебного произведения, в котором фиксируются дата и порядок передачи работодателю созданного ПО на основании служебного задания.
• Приказ о введении ПО в эксплуатацию с фиксацией даты ввода ПО в эксплуатацию. 

Затем готовим приказ о постановке ПО на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива и определяем его первоначальную стоимость.

Что учесть при выборе названия

До постановки ПО на бухгалтерский учет окончательно определяемся с его названием. Выбор названия, которое уже кем-то используется, может не только навредить уникальности разработанного ПО, но и создать юридические проблемы. 

Чтобы этого избежать рекомендуем придерживаться следующих действий:

• Проверить наличие свободного домена, соответствующего выбранному названию, для создания сайта. Сделать это можно бесплатно, например, с помощью открытого сервиса Whois. 
• Проверить наличие зарегистрированных программ с аналогичным названием в реестре программ для ЭВМ в Роспатенте и в реестре российского ПО в Минцифры. Реестр российского ПО находится в открытом доступе. Для проверки ПО с аналогичным названием в реестре программ для ЭВМ в Роспатенте можно, например, использовать бесплатный сервис Online patent. Затем по найденному номеру регистрации ПО с аналогичным названием можно дополнительно проверить его в открытом реестре программ для ЭВМ на сайте Федерального института промышленной собственности.  
• Проверить, не используются ли в названии зарегистрированные товарные знаки, иначе могут возникнуть проблемы с их правообладателями. Кроме того, совпадение названий исключает возможность регистрации названия ПО в качестве товарного знака в будущем. 

Советуем проверить свой вариант названия на наличие зарегистрированных аналогичных или схожих до степени смешения товарных знаков в Роспатенте. Для этого есть много бесплатных сервисов. Проверку следует производить по соответствующему классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Закон допускает существование двух схожих обозначений, но в разных классах МКТУ, например, программного обеспечения и одежды.

Далее по найденному номеру товарного знака его можно дополнительно проверить в  реестре товарных знаков и знаков обслуживания, который находится в открытом доступе на сайте Федерального института промышленной собственности. 

Что дает регистрация в реестре российского ПО

Регистрация в реестре российского ПО не обязательна. Между тем, компания-правообладатель в течение срока действия авторского права может по желанию зарегистрировать созданное ПО в реестре Минцифры. 

Регистрация ПО в этом реестре дает:

• Возможность участия в госзакупках. Чаще всего регистрация ПО в реестре Минцифры является обязательным условием в госзакупках и без наличия такой регистрации участие невозможно. 
• Получение льгот по НДС. При реализации прав по лицензионным договорам, договорам отчуждения и поставки ПО компания освобождается от уплаты НДС. 
• Возможность получать гранты на развитие.
• Упрощенный порядок получения аккредитации IT-компании. Для получения аккредитации компания должна соответствовать ряду требований. Одно из требований — подтверждение, что средняя зарплата сотрудников компании находится на уровне не ниже средней по стране или региону. Если у компании есть доход от реализации ПО, включенного в реестр российского ПО, от этого требования она автоматически освобождается. 

Попасть в реестр российского ПО не просто. Соответствовать необходимым требованиям должна не только компания-заявитель, но и само ПО. Перед подачей заявки нужно будет подготовить большой перечень документов. Заполнение всех регистрационных форм потребует времени и хорошей юридической подготовки, поскольку даже минимальные ошибки могут стать причиной отказа в оформлении.

Лицензионный договор как способ передачи прав на использование ПО третьим лицам

Если компания-правообладатель приняла решение продать разработанное ПО для получения прибыли, необходимо оформить лицензионный договор с заказчиком. По такому договору права на ПО остаются у компании-разработчика (лицензиар), а заказчик (лицензиат) получает ограниченное право использования ПО в соответствии с условиями договора за вознаграждение.

Существует два вида лицензии:

• Простая (неисключительная) лицензия, которая предоставляет право лицензиару выдавать аналогичные лицензии другим лицам.
• Исключительная лицензия, которая в течение срока ее действия исключает право лицензиара на выдачу лицензий другим лицам. 

По умолчанию, если в договоре не предусмотрено иное, выданная лицензия считается неисключительной. Именно она позволяет продавать ПО другим лицам.

Лицензионный договор должен оформляться в письменном виде и в обязательном порядке содержать 3 существенных условия: предмет договора, способы использования ПО и размер вознаграждения за использование ПО. Если стороны не согласуют в договоре эти условия, он считается незаключенным.

Также стороны могут определить срок лицензии. При этом срок лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права. Если срок не определен, договор считается заключенным на 5 лет. 

С целью ограничения ответственности лицензиара рекомендуем указать в договоре, что ПО предоставляется по принципу «как есть» и лицензиар не гарантирует, что ПО будет соответствовать требованиям и ожиданиям лицензиата. Проще говоря, раз в договоре есть описание ПО и его технических характеристик, заказчик, приобретая лицензию, должен понимать, для каких целей ПО необходимо, будет ли оно взаимодействовать с его системами и т.п. 

Вместо вывода

Как вы уже поняли, одного трудового договора с условием о том, что все права на созданные работником служебные произведения принадлежат работодателю, недостаточно, чтобы произведение считалось служебным. Потребуется целый комплект документов. При этом они должны содержать все необходимые условия и не противоречить друг другу.

Итак, для закрепления исключительных прав на ПО за работодателем, а также для его продажи третьим лицам, необходимо оформить следующие документы:

• Трудовой договор
• Должностная инструкция
• Соглашение о служебных результатах интеллектуальной деятельности
• Приказ о создании ПО
• Техническое задание на разработку ПО
• Служебное задание
• Акт приема-передачи служебного произведения
• Приказ о введении ПО в эксплуатацию
• Приказ о постановке ПО на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива
• Лицензионный договор с заказчиком

Между тем, этот перечень документов не является исчерпывающим и закрытым. Компании могут использовать и иные документы, позволяющие установить факт их участия в разработке ПО, в том числе которые предусмотрены их локальными нормативными актами.